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EL ABC LEGAL PARA TECH STARTUPS

Actualizado: 28 de sep de 2019

@LawyerCount

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Novus Concilium


NOTA: ESTE ARTÍCULO APLICA ÚNICAMENTE A SOCIEDADES PROMOTORAS DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (S.A.P.I DE C.V) CONSTITUIDAS DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS PARA DESARROLLAR PRODUCTOS BASADOS EN TECNOLOGÍA.


Después de haber asesorado startups, fondos de Venture Capital e Inversionistas Ángeles me he dado cuenta de una verdad incontrovertible: La mala preparación legal es el cementerio de los startups.


Explico. Una vez que los inversionistas deciden invertir, turnan el expediente a los abogados para ver el “tema legal” y dar su “visto bueno.” Aquí es donde pasan las historias de terror (para emprendedores e inversionistas). He visto muchas inversiones esfumarse porque los startups no tienen la estructura legal adecuada. No importa que ya tengas un Term Sheet firmado. Un Term Sheet, por lo general NO es vinculante y siempre está sujeto al resultado del Due Diligence legal.


Mientras que en otros lugares (Silicon Valley), los documentos de formación de un startup son estandarizados y ampliamente conocidos, en México es muy común encontrar abogados que, a pesar de sus “grandes años de experiencia”, no conocen el ABC legal que debe tener un startup de tecnología para recibir capital privado. La falta de abogados experimentados hace que este proceso se entorpezca y puede contribuir a que tu startup pierda la inversión que tanto necesita.


Por eso, aquí te dejo los documentos que todo startup debe tener para estar legalmente protegida.


1.- Escritura Constitutiva y Estatutos Sociales.


Constituir una sociedad (o corporación) es el primer paso del éxito. La escritura constitutiva es el documento mediante el cual se constituye una sociedad en México Dicha escritura constitutiva contiene los estatutos sociales que son las reglas de funcionamiento de tu sociedad. Entre estas reglas se encuentran temas como el funcionamiento de la asamblea de accionistas, la composición de la administración y vigilancia de la sociedad, el objeto al que la sociedad se va a dedicar, su denominación social, su duración, el tipo de acciones que la componen, entre otros.


Especial mención merece el tipo de acciones que se expiden, pues casi siempre los fondos de VC solicitan acciones preferentes. Así pues, deberás asegurarte de tener una clase de acciones que reflejen derechos económicos especiales como liquidaciones y dividendos preferentes, medidas anti dilución, derechos de votación especiales o al menos dejar la puerta abierta para que la Asamblea de Accionistas que aumente el capital, en caso de una ronda de inversión, pueda emitir acciones preferentes.


Recuerda que para cerrar una inversión de VC, tus estatutos sociales deberán reflejar los términos pactados en el Term Sheet de la inversión.


2.- Cap Table y Libro de Registro de Acciones.


El cap table, es simplemente la composición del capital social de tu sociedad y aunque no es un documento en sí mismo, es muy importante tenerlo bien documentado. El punto clave del cap table es reflejar la “capitalización totalmente diluida” (fully diluted capitalization) de la sociedad. La capitalización totalmente diluida se compone por todas las acciones emitidas por la sociedad y generalmente incluye acciones de tesorería que no han sido asignadas para suscripción por la Asamblea o la Administración.


El cap table inicial se encuentra en la escritura constitutiva, sin embargo, las SAPI tienen que llevar un libro en donde se registren los accionistas de la sociedad y el número de acciones de las que son titulares. Este libro debe de cumplir con ciertos requisitos específicos establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código Fiscal de la Federación.


A dicho libro se pueden incluir anotaciones sobre cualquier inversión convertible, acciones de tesorería o plan de compensación con valores emitido por la sociedad, lo que hará más sencillo el entendimiento con un inversionista al negociar una ronda de inversión, cosa que yo siempre recomiendo, aunque no sea requerido por Ley.


3.- Registro de marca


La marca es fundamental. Es importante tener el certificado de registro emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que acredite que la sociedad (no el emprendedor) es el titular de la marca. En caso que el emprendedor sea el titular de la marca, se deberá de hacer el contrato de transmisión y cesión o de derechos respectivo, mismo que también deberá ser inscrito ante el IMPI.


El procedimiento de registro de marca ante el IMPI puede tardar de 6 meses a 1 año (a veces más si hay que subsanar requerimientos), por lo que, si no cuentas con el registro de la marca, es bueno que, por lo menos cuentes con la solicitud de registro debidamente presentada ante el IMPI.


4.- Restricción de acciones fundadores


El famoso “vesting”. Este documento es un contrato por medio del cual la sociedad adquiere el derecho de recomprar las acciones de los fundadores, al mismo precio en que el fundador compró esa acción, en caso de que dichos fundadores dejen de prestar sus servicios (CEO, CTO, CFO) a favor de la sociedad.


Este derecho de recompra se sujeta a un término extintivo (vesting) de generalmente 4 años, en donde el derecho de recomprar el 25% de las acciones de los fundadores se extingue el primer año y el restante 75% se extingue de manera mensual durante 36 meses.


También es común ver ciertas cláusulas de aceleración que disponen que el derecho de recompra se extinguirá de inmediato en caso de que la Asamblea de Accionistas “despida” a los fundadores, cláusula muy recomendable que equilibra la relación de poder entre fundadores e inversionistas.


Este acuerdo de recompra, es especialmente popular para fondos profesionales que invierten de Serie A en adelante, quienes, comúnmente, lo solicitan como condición para cerrar su inversión, con el objetivo de asegurar la permanencia de talento clave para la sociedad.


5.- Asignación de invenciones y propiedad intelectual


Proteger los activos intangibles de una empresa, es de vital importancia. Hay muchos detalles que se deben de tomar en cuenta, sin embargo, la firma de un Acuerdo de Asignación de Propiedad Intelectual es el primer paso para su protección adecuada.


Este contrato sirve para que la sociedad retenga cualquier derecho sobre cualquier software, plataforma, presentación de powerpoint, manual operativo, videos, memes, flyers, invención, diseño industrial o modelo de utilidad que cualquier fundador o colaborador realice al momento de desarrollar el producto de tu startup.


Para el caso de invenciones, modelos de utilidad o diseños industriales (Patentes y Registros) es importante que se incluya una cláusula expresa por medio de la cual se transfiera a la sociedad el derecho de patentar o registrar la creación de que se trate con el objeto de que la sociedad sea la titular de dicha patente o registro.


Para el caso de software, videos, fotos, flyers, UX y diseño gráfico, entre otros, (Derechos de Autor) se deberá de incluir una cláusula de obra comisionada comúnmente llamada trabajo por encargo, para que la sociedad sea la que tenga los Derechos Patrimoniales, así como las facultades de difusión de dicha obra, software o diseño. O sea, la protección máxima disponible en el Derecho de Autor.


También se recomienda agregar una cláusula de confidencialidad en este contrato con el objetivo de proteger secretos industriales (know how, know who, algoritmos, códigos fuentes, etc) que no podrán ser protegidos en juicio si no se acredita de manera fehaciente que se tomaron medidas para asegurar su confidencialidad. Para proteger adecuadamente lo secretos industriales, se recomienda nombrarlos como tal e implementar medidas que restrinjan el acceso a los mismos. Una cláusula de confidencialidad adecuada, es el primer paso para proteger este tipo de activos.


Conviene comentar que los nombres de dominio también suelen ser activos muy importantes. Los nombres de dominio son las "direcciones" para acceder a una página web determinada, a través de internet. Si bien es cierto que los nombres de dominio no son marcas, ni obras de creación original, sí reúnen elementos interesantes que los hacen un activo fundamental de los negocios en el siglo XXI. Es por eso que todo emprendedor debe de tener cuidado en la protección de este tipo de activos intangibles y asegurar que los mismos son propiedad de la SAPI de CV que está llevando el proyecto.


6.- Inventario de Activos Tecnológicos.


Proteger la tecnología que desarrolla tu startup es vital. Firmar el acuerdo de Asignación de Propiedad Intelectual con fundadores, mentores, empleados y asesores es el primer paso pero, la protección adecuada de los activos tecnológicos no termina ahí.


Primero, todo lo relacionado con códigos fuente, programas de cómputo, bases de datos, presentaciones de powerpoint, manuales operativos, planes de negocio, diseño gráfico, videos, flyers, memes, posts en redes sociales, etc, debe de protegerse con las leyes aplicables al Derecho de Autor. Para hacerlo, es importante firmar el acuerdo de Asignación de Propiedad Intelectual que comentamos, hacer un inventario claro de las obras que fueron desarrolladas, firmar una carta de colaboración remunerada con todas las personas que intervinieron en el desarrollo y buscar el registro de las obras ante el INDAUTOR. Si bien las obras se protegen aunque no se cuente con el registro ante el INDAUTOR, el registro ayuda en caso de que tengan problemas legales en el futuro.


Para software y bases de datos, en el inventario se debe de registrar, de manera transparente, todas las piezas, librerías, herramientas o código de terceros o de open source que se utilizaron para construir el activo. Es importante que en esa lista se incluyan hipervínculos a los contratos de licencia (términos y condiciones de desarrolladores) que se utilizaron para construir el aplicativo o programa de cómputo de que se trate. Es cierto que, en la mayoría de los casos, los startups no son dueños de la tecnología que utilizan para construir sus productos, sin embargo, es importante acreditar que se cuentan con los permisos y licencias para utilizarlos y que no se han incumplido esas licencias pues, de lo contrario, los dueños de las piezas que se utilicen pueden revocar las licencias y afectar los productos que se desarrollen.


Segundo, lo relacionado con patentes por invenciones y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, etc, debe de protegerse con las leyes aplicables a la Propiedad Industrial. Igual, primero es importante firmar el acuerdo de Asignación de Propiedad Intelectual que comentamos, hacer un inventario claro de lo que se desarrolló y preparar la documentación para obtener el registro o la patente ante el IMPI. Para el caso de propiedad industrial, SIEMPRE es necesario contar con el registro o con la patente para contar con la protección legal requerida.


Tercero, lo relacionado con algoritmos y líneas de códigos fuente que pueden representar una ventaja competitiva, pueden ser protegidos como secretos industriales, en muchos casos. Para ello, lo primero es firmar una cláusula de confidencialidad adecuada. Después, se recomienda hacer un inventario detallando los secretos industriales con una breve descripción de sus funcionalidades. Posteriormente, es importante notificar a todas las personas que están teniendo acceso al secreto industrial su naturaleza de confidencial y expedir una política que limite y controle el acceso al secreto industrial. Dentro de los límites adecuados se encuentran, uso de usuarios y contraseñas de lectura o modificación, restricción de acceso en ciertas localidades o con ciertos equipos de cómputo, entre otros.


Por último, muchas veces, los abogados solemos revisar la propiedad de los nombres de dominio. Para ello es importante contar con los informes de WHOIS (o similares) a nombre del startup. También conviene contar con algunos documentos corporativos indicando la voluntad del startup por obtener y utilizar esos registros.


No muchos inversionistas (incluidos fondos profesionales) tienen las capacidades técnicas o legales para revisar estos activos. Sin embargo, a nadie le gusta que existan conflictos legales y menos cuando eso implica una afectación considerable a los productos de un startup. Así que, no te olvides de este punto.



7.- Plan de compensación con valores (ESOP)


El famoso “pool” u “option pool”, es una buena forma de retener el mejor talento disponible, ofrecer a empleados o asesores participación en tu capital social lo que puede ser un incentivo adicional al sueldo.


Primero es necesario realizar una Asamblea de Accionistas para aumentar el capital social, reservando las acciones que se emitan en la tesorería de la sociedad y encomendarle al Consejo de Administración la emisión de un plan de compensación con valores. Después, el Consejo de Administración deberá de emitir dicho plan en donde se detalle qué tipo de compensación se dará (acciones restringidas u opciones) en qué casos y bajo qué condiciones. Además del plan detallado, el Consejo de Administración de deberá de expedir los contratos para otorgar las opciones a las personas interesadas.


8.- Documentos comerciales.


Si un startup ya lanzó su producto al mercado (aunque sea un MVP o una versión Beta) debe de contar con sus documentos comerciales. El no hacerlo puede traer al negocio diversas multas o en algunos casos (aunque remotos), hasta responsabilidad penal.


Los documentos comerciales son básicamente: 1) Términos y Condiciones y; 2) Políticas de Privacidad.


Los Términos y Condiciones son un contrato que regula las relaciones entre el startup y sus usuarios. Para hacer términos y condiciones adecuados, hay que definir primero, lo que el startup "vende" a sus clientes. En la mayoría de los casos, cuando se desarrollan plataformas o apps, lo que el startup "vende" es una licencia para poder acceder a un programa de cómputo vía internet o a través de un app descargable, es decir, comunica públicamente una obra protegida a cambio de regalías. Algunas plataformas de economía colaborativa como Uber, AirBnB, etc, deben de incluir en sus términos y condiciones los contratos que celebran las personas que participan en esa plataforma, por ejemplo, un contrato de servicios de chofer privado o un contrato de arrendamiento. Los servicios a través de software, deberán de contar con sus contratos de prestación de servicios dentro de estos términos y condiciones. Hacer unos términos y condiciones adecuados es fundamental para acotar y limitar responsabilidades legales, en los casos permitidos por la Ley. Cuando el startup vende productos dirigidos a consumidores, tendrá que cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en algunas normas mexicanas que han sido expedidas recientemente.


Las Políticas de Privacidad son necesarias para aquellas plataformas que recaban y tratan datos personales. Hoy día, los datos son el petróleo del siglo XXI, entonces, cada vez más plataformas estan monetizando con esta información. Por eso, es de suma importancia cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su regulación conexa. Para hacerlo, se debe de expedir una política de privacidad que se componga de varios documentos, como pueden ser:


  • Un código de prácticas internas;

  • El nombramiento de un Departamento de Datos Personales;

  • Una política de tratamiento de datos personales;

  • Un inventario de flujo de datos;

  • Uno o varios avisos de privacidad, dependiendo del caso concreto y;

  • Un manual de procedimientos de protección de Derechos.

Además de estos dos puntos, es probable que el startup deba de cumplir con algún otro documento o política específica. Por ejemplo, algunas actividades Fintech, deben de cumplir con temas de Prevención de Lavado de Dinero que representan otra serie de políticas y documentos complejos y específicos.


Conclusión


En nuestra experiencia estos documentos otorgan muchos beneficios. Pueden hacer que tu startup sea más profesional, que ofrezca una inversión mucho más atractiva a un inversionista y que facilite el cierre de una inversión con los abogados. Lo más importante es que te ayudan a tener una estructura legal que proteja tus productos y tu negocio.


Tener tus documentos legales en orden, y redactados por un abogado con experiencia en startups de tecnología, puede ser la diferencia entre cerrar una gran ronda de inversión o ser "uno más del montón" de casos que fracasan.

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